החלטה לגבי בקשה למחיקה של סימני מסחר ניתנה על ידי רשות הפטנטים ביום 29 ביולי 2019.
מבקשת המחיקה הייתה חברת לבונה לאב ובעלת סימני המסחר היא גב’ זהבה שדה.
טענת מבקשת המחיקה
החברה טענה, בין השאר, כי בעלת הסימנים ניכסה לעצמה מותג, שפותח במסגרת העבודה בחברה. עוד נטען על ידי החברה כי כוונת הצדדים (בהסכמים) הייתה כי המותג יהיה בבעלות החברה.
הבסיס לבקשה למחוק הינו סעיף 39 לפקודת סימני המסחר:
“בקשה…למחיקת סימן מסחר מהפנקס, …מחמת שרישום הסימן יוצר התחרות בלתי הוגנת …בשל כך שהבקשה לרישום הסימן הוגשה שלא בתום לב, יכול שתוגש בכל עת.”
השוואה לקניין רוחני אחר: רישום פטנטים ועיצובים
לגבי סימני מסחר צריך להבין שהם שונים מאשר פטנטים ועיצובים רשומים (בשמם הקודם מדגמים). לפי חוק הפטנטים וחוק העיצובים, עבודה על\רישום האמצאה\עיצוב בזמן העבודה ועקב העבודה אוטומטית מעביר את הבעלות לקניין הרוחני למעסיק. לעומתם, עבודה על סימן מסחר בזמן ועקב העבודה אינה נדונה במפורש בפקודת סימני המסחר. הפקודה רק מתייסת לתחרות הוגנת. האם רישום סימן על ידי עובד בזמן ועקב העבודה הוא תמיד לא הוגן?
בעלות העובד על סימן מסחר
אכן הרשם אומר בהחלטה, בסעיף 29, “לעומת אלה, בפקודת סימני מסחר אין קביעה כזו לגבי עובד שהגה סימן מסחר. סימן כזה יהיה שייך לעובד, אם העובד הוא זה שביקש את רישומו (השווה: סעיף 17 לפקודת סימני המסחר), ככל שאין תניות חוזיות הקובעות אחרת, אלא אם הסימן נוצר במסגרת העבודה בחברה ולמטרת העבודה בחברה, והחברה השקיעה ביצירת הסימן ובפיתוחו.”
בנוסף סעיפים 31-30 בהחלטה, הרשם מצטט: “המלומד McCarthy בספרו
McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 2, (2014) ב-§16:36 (להלן: “McCarthy”), כותב את הדברים הבאים לעניין מחלוקת המתעוררת בנושא הבעלות על הזכויות בסימן מסחר אשר פותח על ידי עובד אצל מעבידו במסגרת יחסי עובד-מעביד:
“Ownership as between employer and employee will depend upon who first used the term as a mark and who the mark identifies. If an employee designs a mark in the course of employment and employer uses it, it would seem clear that the employer is the “owner” of the mark. But if a person was in business and sold a product under a mark, and then entered into employment under an agreement to assign to the employer all marks developed as an employee, the employee, not the employer, is the owner of pre-employment mark. Similarly, if an employee merely gives an oral license to its employer to use his personal name as a mark, the employee remains the owner of the personal name mark.“
במילים אחרות, אפילו אילו יוכח כי הסימנים נהגו על ידי בעלת הסימן בתקופת עבודתה אצל המבקשת
(ר’ סע’ 14 לסיכומי מבקשת המחיקה), אין משמעות הדבר כי הם בהכרח שייכים למבקשת. השאלה היא האם הסימנים פותחו כחלק מן העבודה אצל המבקשת, ומה קובעת המערכת ההסכמית בין הצדדים ביחס לסימנים”.
לדעתי יש ליקוי במחשבה כאן, וחסר בחקיקה בהתייחסות לבעלות על סימני מסחר ולתחרות הוגנת:
1) סעיף 17
סעיף 17 לפקודה אינו קובע באפן ברור שסימן שייך לעובד אם ביקש את רישומו.
17 (א) הטוען לבעלות על סימן מסחר שבשימושו או המיועד לשימושו ורוצה לרשום את הסימן, יגיש לרשם בקשה על כך בדרך שנקבעה.
שהרי אותו נוהל קיים לגבי רישום פטנטים ועיצובים אלא שהקביעה של בעלות עובד\מעביד שם היא שונה.
2) בזמן העבודה ולמטרת העבודה
ישנה קביעה שאילו מבקשת המחיקה יכלה להוכיח שהסימן פותח במסגרת העבודה בחברה + למען העבודה + החברה השקיעה בפיתוחו אזי הסימן היה נמחק. הקביעה היא דומה למדי לקביעה עבור פטנטים, האם העובד הגיע לאמאצה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו. האם יש הבדל מהותי בין הקביעות? הציטוט של הספר של MacCarthy מתייחס למקרה קיצון. במקרה הקיצון גם העובד פיתח את הסימן במהלך העבודה וגם המעביד היה זה שהתשמש בו ראשון. במקרה זה הסימן שייך לדברי הספר אל המעביד. ומה אם המעביד אינו ראשון להשתמש בסימן? או לא השקיע מאומה בסימן?. נראה לי על כן שיש בפוטנציאל החמרה מופרזת נגד זכויות העובד וצורך לחקיקה.
סוף דבר
במקרה הזה, היתה מחלוקת האם הסימנים אכן פותחו בזמן ועקב העבודה.
הטענה שגב’ זהבה שדה פעלה שלא בתום לב נדחתה ולכן סימני המסחר נותרים בתוקף.
כפי שכתוב בהחלטה, שימוש בו-זמני בסימן על ידי משתמשים שונים הוא מאד נפוץ. אמנם לא חייבים לרשום סימן מסחר כדי להיות בעליו. אבל במקרה ספק של מי הבעלים עשוי להיות יתרון מובהק למי שהצליח לרשום את הסימן. ואמנם כך הוא במקרה הזה, בו לכל צד היו טענות טובות וגם טענות עם פגמים. הודות לרישום, על החברה היה מוטל הנטל להוכיח שראוי למחוק את הסימן ובכך לשלול את הבעלות הרשמית של גב’ זהבה שדה. החברה לא הצליחה לעמוד בנטל זה.
